从苹果商标战看知识产权收购的注意事项
作者：程强 来自：法律桥 时间：2012-2-18 18:13:42 点击：
随着苹果产品的风靡全球，苹果公司也面临着多起商标遭遇战，从2007年苹果公司与思科公司之间在美国所进行的iphone商标侵权纠纷，到iphone进入中国前与汉王科技之间的i-phone商标转让谈判，再到今年iCloud Communications就苹果公司拟推出的iCloud服务（以无线方式将存放的照片、文档等内容推送到终端苹果设备上）指控侵犯其商标权案，似乎苹果公司每推出一项新的产品或者服务，总会出现第三方向其主张商标侵权。对于上述商标争议，最终几乎都是以争议双方达成和解的方式予以解决，但无疑苹果公司都为此支付了高额的商标转让或者许可费用。近期，苹果公司再此因商标侵权问题在中国面临窘境，一些报道甚至指出“iPad或许在中国不能再叫iPad了”。此次纠纷源于苹果公司与唯冠科技(深圳)有限公司(下称深圳唯冠)关于iPad商标侵权纠纷一案，而深圳市中级人民法院也在2011年12月初做出一审判决，驳回苹果公司以及IP Application Development Limited要求iPad商标权的诉讼请求。
根据笔者在国家工商总局商标查询网上查询到的信息，iPad商标目前的持有人为深圳唯冠，注册类别为第9类（电子产品），注册时间早在2001年6月。而深圳唯冠是香港上市公司唯冠国际控股有限公司（以下简称“唯冠控股”）旗下一子公司，唯冠控股旗下另一子公司唯冠电子股份有限公司（以下简称“台湾唯冠”）分别在欧盟、韩国、新加坡等国家、地区共计获得8个iPad商标专用权。2006年苹果公司就曾以台湾唯冠闲置不用iPad商标为由在英国对台湾唯冠提起诉讼，但结果苹果公司败诉。之后，苹果公司从事知识产权管理的关联企业IP Application Development Limited（以下简称“IP公司”）向台湾唯冠提出要约，希望台湾唯冠将 iPad商标转让给IP公司，台湾唯冠在2009年底最终与IP公司签署了商标转让协议，将其持有的8个商标以及名下的两个iPad商标以3.5万英镑的低价一并转让给了IP公司，然后IP公司又将iPad商标（包括中国大陆的两个iPad商标）转让给了苹果公司。但是中国大陆的iPad商标转让并不顺利，深圳唯冠拒绝向苹果公司转让iPad商标，故在iPad产品登陆中国市场之前，苹果公司及IP公司一起向深圳市中院提起诉讼，请求法院判决iPad的中国内地商标权归其所有。
深圳市中院所审理的iPad商标权权属纠纷的争议主要集中在两个方面：1）台湾唯冠与IP公司之间所签署的商标转让协议是否对深圳唯冠具有约束力；2）台湾唯冠与深圳唯冠的法定代表人是同一人，而商标转让协议的签署方就是该法定代表人，此种签署行为是否构成表见代理。深圳市中院一审判决认为，原告方要获取他人的商标，应当负有更高的注意义务，应当按照我国的法律规定，与商标权利人订立商标转让合同，并办理必要的商标转让手续。而本案商标转让合同系原告之一的IP公司与案外人台湾唯冠签订，且与深圳唯冠之间的表见代理亦不成立，据此驳回了两原告的起诉。
考虑到苹果公司是否上诉尚不可知，笔者也暂不就上述iPad商标权权属纠纷本身进行评论。但是上述纠纷带给我们的启发，尤其是知识产权收购方面的启发是值得我们思考的。在该案中，IP公司与台湾唯冠所签署商标转让协议中转让了另一家独立的法律实体深圳唯冠所持有的iPad商标，那么IP公司在进行该项转让之前有没有查询过中国大陆iPad商标的所有权人是谁？IP公司有没有考虑过台湾唯冠是否有权代表深圳唯冠转让该商标？为什么在商标转让协议中没有让深圳唯冠也签字盖章确认？如果IP公司在签署商标转让协议时想到了这些事情并进行了相应的安排，也许就不会发生目前的权属争议案件了。
笔者认为，在进行知识产权并购时，作为并购方，以下几个要点尤其应予以重视：
1）对拟转让的知识产权进行初步尽职调查。以商标权转让为例：受让人首先应调查该商标在官方登记的权利人是谁，在哪些国家进行了注册，该商标是否在有效期内，涉案商标是否签署过商标许可协议，进行商标转让谈判的人员是否有相应的授权等等；而如果转让的是专利，则需要调查的内容则更为复杂，包括：专利权人是谁，是否存在权属争议，发明人奖励是否履行，专利的有效期到什么时候，专利费是否按时缴纳，该专利是否有同族专利，是否许可他人实施该专利等等。
2）对知识产权价值进行详细的评估。笔者认为在知识产权价格评估时，除了参考专业评估机构所给出的评估价值外，更为重要的是需要专业技术人员、市场策划人员、法律人员综合进行讨论。同样以专利为例，在进行价值评估时不但要考虑其目前的价值，该技术的可发展性，还要进一步研究该专利的权利要求是否有漏洞，实施该专利是否可能会侵犯到第三方知识产权等等。
3）办理合法有效的知识产权转让手续。知识产权转让与一般动产转让有所不同，双方除签署书面的权利转让协议之外，还应当就转让事宜及时向知识产权主管部门办理变更登记手续，否则此种转让行为将难以对抗第三人。因此作为并购方，其尤其应注意及时督促原权利人办理权属变更手续。
总之，知识产权并购是一项复杂的工程，建议在进行任何一项知识产权并购时，应当委托经验丰富的专业人士进行仔细地策划、评估与审查，杜绝类似苹果公司目前所遇的窘境的发生。
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首席主持律师：上海杨春宝高级律师
上海最早的70后高级律师。入选国际知名法律媒体China Business Law Journal“100位中国业务优秀律师”，荣获Finance Monthly“2017中国TMT律师大奖"，并入围Finance Monthly“2016中国公司法律师大奖”，系Asia Pacific Legal 500和Asia Law Profiles多年推荐律师，中国贸促会/中国国际商会调解中心调解员，具有上市公司独立董事任职资格、系上海国有企业改制法律顾问团成员，具有丰富的投资、并购法律服务经验。[详细介绍>>>]
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